Pagină realizată de jud. Andreia Constanda și jud. Ileana Dănăilă

Dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terţ utilizarea în comerţ a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terţul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulităţii acestei din urmă mărci, a decis Curtea de Justiție în hotărârea din 21.02.2013 pronunțată în cauza C-561/11, Fédération Cynologique Internationale.
Din perspectiva dreptului român, hotărârea atrage atenția în contextul discuției existente la nivel național cu privire la admisibilitatea acţiunii în contrafacerea mărcii, intentată de proprietarul unei mărci anterioare în contra titularului unei mărci ulterior înregistrate, despre care se pretinde că ar încălca dreptul la marcă al celui dintâi, în condiţiile în care nu s-a obţinut în prealabil anularea mărcii ulterioare.

Într-un comentariu pe marginea acestei hotărâri, jud. Octavia Spineanu-Matei şi jud. Andreia Constanda argumentează că hotărârea preliminară nu conduce la reconsiderarea practicii constante a instanţelor române de a respinge ca inadmisibilă acţiunea în contrafacerea mărcii, intentată de proprietarul unei mărci anterioare în contra titularului unei mărci ulterior înregistrate, despre care se pretinde că ar încălca dreptul la marcă al celui dintâi, în condiţiile în care nu s-a obţinut în prealabil anularea mărcii ulterioare.
Întrucât hotărârea Curţii conduce la o restrângere severă a exerciţiului dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate, aplicarea hotărârii trebuie făcută strict, în contextul în care a fost concepută, respectiv doar în situaţia în care titularul unei mărci comunitare uzează simultan de cererea în anulare şi de cererea în contrafacere împotriva unei mărci comunitare ulterior înregistrate, iar soluţionarea cererii în anulare este suspendată de către Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM) până la soluţionarea cererii în contrafacere de către instanţa naţională. În contextul complex şi particular al speţei, hotărârea oferă o soluţie pentru ieşirea dintr-un impas procesual care risca să facă imposibilă analiza pe fond a pretenţiilor reciproce ale părţilor.
În acelaşi timp, transpunerea raţionamentului CJUE în cazul unui conflict între mărci naţionale succesive nu se impune nici pentru argumentul că, în contextul legislaţiei şi jurisprudenţei instanţelor române, dacă titularul mărcii anterioare are deschisă calea acţiunii în anularea înregistrării, nu ar putea susţine cu succes că, aşteptând soluţionarea acesteia, protecţia conferită mărcii sale ar putea scădea semnificativ, durata unei acţiuni în contrafacere fiind aproximativ aceeaşi. Cu alte cuvinte, nu ar putea pretinde că alegerea acţiunii în contrafacere în locul acţiunii în anulare i-ar permite într-o mai mare măsură să prezerve funcţiile specifice mărcii.